产品出口在知识产权方面要避免踩到哪些坑

产品出口在知识产权方面要避免踩到哪些坑？

目前一些将产品销往国外市场的公司，在国外往往会遇到一些知识产权纠纷。下面的一则案例就是一家陶瓷工厂，在知识产权方面与德国的经销商出现了一些小麻烦。

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案例背景

“我们是一家做陶瓷产品的工厂。之前一直给德国A客户供货，产品都是我们的设计。因为市场销售比较好，德国B客户找上我们，要求供货给他，我们出了一单给这个B客户。

期间A客户有来投诉说市场上有卖一样的产品，但工厂没有回复不了了之。可最近听说A客户把我们的产品在德国注册了外观专利，而B客户现还有一个订单要准备发货了，但因为专利的事就找我们帮忙解决才能发货。

A客户是我们的比较优质客户，工厂不能失去。但B客户这个订单已经都做完了，不发工厂会有损失，且B客户一直让我们帮忙和A客户去沟通，毕竟产品是工厂的设计且并没有专销给A客户。现如今夹在中间不知怎么处理才能让大家都满意呢？”

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法律评析

对于该案例，我们不讨论商业道德，毕竟商人以逐利为天职。我们仅从陶瓷工厂的知识产权保护及法律风险的防范角度谈几点看法。

一.与国外经销代理商之间的法律风险防范

1.签订经销代理合同的法律风险防范

在与国外的客户签订经销代理协议时，一些企业往往会在网上下载一些合同模板，只更改一些与本次交易相关的条款，而留下很多格式条款。这当然节约了签约时间，但留下的隐患很大。因为欧美重契约精神，合同就是双方的一致约定，合同一经签署，就应遵守。这些格式条款可能不完备，可能对己方不利，这会造成以后出现纠纷时的被动局面。因此，签订合同时应审慎的推敲每一个条款，并补充一些对己有利的条款。

2.知识产权归属的法律风险防范

为了防止今后与国外经销代理商在知识产权方面出现一些纠纷，最好将一些知识产权条款加入到经销代理协议中。比如，对于知识产权（包括专利、商标、著作权、技术秘密等）的归属，知识产权到底属于谁，还有就是申请知识产权的权利，谁有权申请知识产权进行保护，进行明确约定。还要明确约定经销商不得侵犯己方的知识产权，比如不得就经销的产品申请专利，不得注册近似商标，不得随意加贴其他商标等。如果陶瓷工厂在最初与A作了这些约定，就不会出现上述的困扰。

3.合同纠纷的管辖风险

为了避免将来发生纠纷时，法院适用的法律不为自己熟知或管辖的法院于己不利，在经销代理合同便可以约定处理合同争议所适用的法律并选择管辖法院，例如约定适用《中华人民共和国合同法》，约定中国的法院管辖，而不选择自己不熟悉的德国法和德国法院。

二.设计研发时知识产权管理疏漏的法律风险防范

1.研发档案管理的风险防范

在企业设计新产品、研发新技术的过程中，要对产生的新成果、新的发明创造、新的设计等进行整理、建立档案，将设计研发人员在设计、研发的过程中形成的记录、图纸、手稿进行保存整理。一方面，这会方便今后将成果变成知识产权进行保护；另一方面，今后如果发生知识产权归属的纠纷的时候，这些原始的记录、图纸、手稿会作为强有力的证据。

2.知识产权流失的风险防范

企业的新成果、新技术、新设计这些到底是属于企业还是属于负责开发的员工。企业的一些技术秘密、商业秘密，如果员工将其泄露给竞争企业，这可能给企业造成巨大损失，员工该负什么样的责任。虽然我们的一些法律，比如《合同法》、《专利法》、《著作权法》等有一些规定，但这对于解决今后可能产生的纠纷是远远不够的。这就需要在企业与员工签订劳动合同或保密合同的时候进行知识产权权属的约定。

3.知识产权挖掘布局不当的风险防范

一件产品身上可能凝结着不同领域人员，比如设计师、电气工程师、材料工程师等的智力劳动结晶，也就是一件产品身上附着着多个知识产权，只有将这些都进行知识产权的保护，才能真正的保护这个产品不被竞争者模仿、仿造。那么如何进行众多知识产权的布局，才能以最小的成本换来最大的知识产权价值，这是需要通盘谋划的。

此外，在一个国家所授予的知识产权仅在该国的范围内有效，对其他国家不发生法律效力，比如企业在中国申请了专利，竞争者在德国仿造、销售，中国的专利是管不了的。所以在企业作为主要目标市场的国家都要进行单独的知识产权保护。对于陶瓷工厂来说，至少应该在中国和德国进行专利的保护，而不是让A抢占先机。

三.知识产权侵权纠纷发生时如何应对

1.侵权警告的应对措施

当A客户投诉时，就说明对于德国这个市场，陶瓷工厂并没有管理、维护好，陶瓷工厂即应重视。要么为了自身利益，希望不只让A一家代理，就与A协商达成补充协议，对经销权限进行明确，是普通授权还是独家授权，而且要对经销的区域、渠道等约定明确。要么应积极申请专利等知识产权，并对侵权、扰乱市场的行为进行遏制。

2.先用权的抗辩

德国专利法也规定了先用权。先用权指的是，在专利申请日之前已经制造、使用相同产品或者已经作好制造、使用的必要准备，在符合某些条件下（具体以德国专利法为准），在专利授权后继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。对应于本案例，虽然A有外观专利，但在A的专利申请之前，如果陶瓷工厂已经将产品出口给B，并且B已经在德国销售，如果符合德国专利法规定的条件，而且有相关证据，B继续销售则不属于侵权。

3.专利无效的可行性

各国的专利法对专利的新颖性基本都有要求，就是在专利申请之前该技术、设计不能已公开，比如不能通过发表论文、网络公开、参展、公开销售等方式将技术方案或设计公开。即便没有新颖性的获得了授权，比如A申请的外观专利，也是可以通过无效程序来将其无效的。

客户A通过抢先申请的方式窃取了陶瓷工厂的知识产权，A的外观专利本不该获得。陶瓷工厂可以随时将其无效掉（具体以德国专利法为准），只要工厂愿意，主动权在陶瓷工厂。所以，A的外观专利是一个潜在的无用专利。

4.规避设计的方案制定

外观专利相对比发明专利这样的技术型专利，较容易规避、绕开。只要将产品的设计更改到一定程度（比如后续的产品换代）就可以绕开A的专利，不受其限制。通过这种方式，可以让A的专利形同虚设。

总之，如果当初工厂对知识产权的保护比较重视，并聘请专业的专利事务所、知识产权事务所进行咨询、建议、布局，就不会出现现在的窘迫。当然，今天开始，永远也不晚。

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撰文作者介绍

刘向丹，湖南大学化学硕士，专利代理师，具有律师资格，从事专利代理行业6年，擅长化学、材料、化工等领域的专利撰写，代理专利申请余件，多次参与专利无效、专利侵权诉讼、商标侵权等法律案件，服务的客户有：中南大学、湖南大学、国防科技大学、株洲时代新材料、长沙矿冶研究院、株洲硬质合金、长沙有色冶金设计研究院、湖南化工研究院、威胜集团、国家电网等。

——END————————————————撰文/刘向丹

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